Все об авторских и интеллектуальных правах

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака была произведена в 2012 году в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ на имя гражданина К., зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя(ИП). В 2013 году К. и общество заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в пользу общества.

В 2018 году в адрес Роспатента от иностранной компании (далее – компания) поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в связи с прекращением правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Роспатент направил правообладателю уведомление с предложением подтвердить или опровергнуть информацию, указанную в заявлении компании, но ответа от него не получил. Это послужило основанием для вынесения Роспатентом решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Не согласившись с этим решением, общество и К. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным, мотивируя это тем, что подача в Роспатент заявления о госрегистрации отчуждения исключительного права на спорный товарный знак по договору, подписанному до даты прекращения правообладателем деятельности в качестве ИП, препятствует досрочному прекращению правовой охраны этого товарного знака.

Однако Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, пришел к выводу, что оснований для удовлетворения заявления общества и К. нет.

Суд пояснил, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с регистрацией прекращения гражданином-правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом, поскольку поданное в Роспатент компанией заявление соответствовало требованиям законодательства и содержащаяся в нем информация о прекращении К. деятельности в качестве ИП подтверждена, а правообладатель не отреагировал на уведомление Роспатента о поступлении заявления, суд принял решение о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Довод заявителей о том, что досрочному прекращению правовой охраны товарного знака препятствовала подача в Роспатент заявления об отчуждении исключительного права на товарный знак по договору, подписанному К. и обществом до даты прекращения правообладателем деятельности в качестве предпринимателя, суд отклонил. Причина – комплект документов на государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от К. в пользу общества не отвечал установленным требованиям, в частности, в нем не было прошитого и пронумерованного экземпляра данного договора. На этом основании коллегия судей согласилась с мнением Роспатента о том, что на момент принятия оспариваемого решения о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака у Роспатента не было оснований для регистрации перехода исключительного права на этот знак от К. к обществу.

Кроме того, коллегия судей согласилась с мнение Роспатента о том, что у заявителей было достаточно времени (более пяти лет) для обращения в Роспатент для государственной регистрации отчуждения исключительного права на спорный товарный знак, однако заявители не проявили должной степени заботливости и осмотрительности и не обратились в Роспатент в течение двухмесячного срока, предусмотренного пунктом 64 Административного регламента № 693, утвержденного Министерством экономического развития РФ 28.09.2015.

В результате требования ООО «АЭ» и гражданина К. суд оставил без удовлетворения, то есть товарный знак досрочно остался без правовой охраны.

Добавим, что Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 03.07.2018 № 28-П по запросу Суда по интеллектуальным правам разъяснил, что если лицо, к которому переходит исключительное право на товарный знак, не обратилось за госрегистрацией перехода данного права после завершения реорганизации, то риск возможных неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами лежит на нем как на правообладателе.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, если заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия такого права поданы не лицом, указанным в реестре товарных знаков в качестве правообладателя, а лицом, являющимся правообладателем с учетом записи, внесенной ЕГРЮЛ, одновременно с подачей заявления о гос регистрации перехода исключительного права, то выявление обстоятельств, препятствующих госрегистрации перехода исключительного права, препятствует и удовлетворению заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, и эта правовая позиция применима в данном случае в силу схожести отношений.

Казалось бы, тут и «сказочке конец», но эта история имеет продолжение. ООО «АЭ» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на решение суда, не удовлетворившего требования о сохранении правовой защиты товарного знака.

По мнению заявителя, правовая охрана товарного знака не может быть прекращена в случае, если до момента прекращения деятельности в качестве предпринимателя правообладатель распорядился исключительным правом на товарный знак, заключив договор об отчуждении этого права в пользу юридического лица, правоспособность которого не прекращена. Кроме того, по мнению заявителя, суд первой инстанции при вынесении решения не учел того, что закон не предусматривает сроков осуществления государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак.

Заявитель также высказал мнение, что значимым для Роспатента обстоятельствами должны быть дата подписания договора об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак (ранее прекращения предпринимательской деятельности правообладателя) и дата подачи в Роспатент заявления о переходе исключительного права на товарный знак (ранее окончания административного производства по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака), однако эти обстоятельства не были учтены ни Роспатентом, ни судом первой инстанции. Как и представленные доказательства того, что К. является индивидуальным предпринимателем.

Рассмотрев представленные доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам разъяснил, что ни ГК РФ, ни другие нормативно-правовые акты не устанавливают предельный срок, в течение которого лицо, к которому переходят исключительные права на средства индивидуализации, обязано подать заявление о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. А регистрация прекращения гражданином, являющимся отчуждателем исключительного права на товарный знак, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права не влечет отказ в гос регистрации перехода исключительного права.

Исходя из системного толкования статей 1514, 1234 и 1490 ГК РФ, президиум СИП сделал вывод, что Роспатентом не могло быть принято решение о прекращении правовой охраны товарного знака до завершения рассмотрения заявления ООО «АЭ» о гос регистрации отчуждения исключительного права на этот товарный знак, поданного до прекращения его правовой охраны. При этом ссылки Роспатента и суда первой инстанции на то, что обществом с заявлением не был предоставлен надлежащий комплект документов, президиум Суда признал несостоятельными, поскольку на дату принятия административным органом решения о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака Роспатент не сделал каких-либо выводов по результатам рассмотрения заявления ООО «АЭ».

Таким образом, в результате всестороннего рассмотрения материалов дела президиум Суда по интеллектуальным правам отменил ранее принятое решение и постановил удовлетворить требования ООО «АЭ».

Дело № СИП-850/2018 Суда по интеллектуальным правам РФ.

Административный регламент № 693, утвержденный Министерством экономического развития РФ 28.09.2015.

Постановление Конституционного Суда РФ № 28-П от 03.07.2018.

Статьи 1234, 1490, 1514 ГК РФ.

Сплошь и рядом случаются ситуации, когда упаковка одного товара «до боли» похожа на упаковку товара, произведенного фирмой-конкурентом. При этом может быть сходна цветовая гамма, применяется похожий визуальный ряд и даже слова в названиях товаров имеют общее звучание. Но всегда ли это повод для признания в действиях оппонента признаков недобросовестной конкуренции?

Как показывает судебная практика, вовсе нет. Не так давно в Иркутской области один из производителей лиственничной серы обратился в УФАС с жалобой на конкурента, использующего сходную, по его мнению, упаковку аналогичного товара. В обоснование своего требования о признании факта недобросовестной конкуренции заявитель представил акт экспертного исследования на тождество и сходство обозначений, проведенный патентным поверенным, из которого следовало, что исследуемые объекты сходны до степени смешения и производят в целом сходное общее зрительное впечатление.

А вот в заключение патентоведа, представленном оппонентом, содержался прямо противоположный вывод: никакой тождественностью и не пахнет. Комиссия антимонопольного органа предложила сторонам провести независимую экспертизу, которая показала, что упаковки двух товаров не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются друг с другом: изобразительные и словесные элементы не похожи.

В результате УФАС пришло к выводу, что антимонопольное законодательство нарушено не было, с чем согласились арбитражный суд и суд по интеллектуальным правам.

Однако в статье 1225 Гражданского кодекса (ГК) приведен исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), и упаковка в этом списке отсутствует. Получается, что упаковка продукции не может защищаться как объект интеллектуальной собственности, и на него не будет распространяться положения части IV ГК. Но такой однозначный вывод неверен хотя бы потому, что список объектов авторского права, перечисленных в ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, не является исчерпывающим.

Что про это прописано в ГК РФ

В ГК РФ сказано, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

1. литературные произведения;
2. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
3. хореографические произведения и пантомимы;
4. музыкальные произведения с текстом или без текста;
5. аудиовизуальные произведения;
6. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
7. произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
8. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
9. фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
10. географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам;
11. другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

В соответствие с п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» перечень объектов авторского права, содержащийся в пункте 1 статьи 1259 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только результат, созданный творческим трудом. При этом нужно иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также учитывать, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В силу пункта 5 статьи 1259 ГК РФ не охраняются авторским правом идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическая информация о недрах. Например, авторским правом не охраняются шахматные партии, методики обучения.

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

Охрана упаковки

Охране на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, подлежат также неоконченные произведения.

Таким образом, этикетка упаковки любого изделия может считаться объектом авторского права, она может защищаться и как произведение, и как дизайн и др.Кроме того, даже в том случае, если не удается доказать, что исключительные права имеются у квази правообладателя, например, из-за отсутствия доказательств факта создания произведения, как объекта авторского права, то дизайн упаковки все равно можно защитить. Достаточно будет доказать, что впервые в гражданский оборот товар, именно с такой упаковкой ввели в гражданский оборот именно Вы и у потребителя сформировалась стойкая ассоциативная связь между производителем данной продукции и определенной упаковкой.

Согласно п.2 ст. 14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории РФ, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

При этом под имитацией внешнего вида товара понимается своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров. Конечно, для привлечения к ответственности по п. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции» необходимо установить:

1. направлено ли действие на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации,что способно привести к смешению с товарами, результатом чего является ошибочный выбор потребителя при приобретении товара, когда он принимает товар одного производителя за товар другого производителя, либо полагает, что оба товара производит одно лицо;
2. противоречит ли статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
3. способны ли данные действия причинить убытки, поскольку создание смешения на рынке влечет отток потребительского спроса от одних товаров к товарам конкурента, оформление которого имитирует элементы оформления, и, как следствие, уменьшение прибыли, на которую могла бы рассчитывать сторона, создавшая или разработавшая ту или иную стилистику упаковки при обычных условиях гражданского оборота. Кроме того, устанавливается, получает ли ожидаемой отдачи от понесенных им затрат на развитие и продвижение своего бренда, поскольку за счет вложенных средств осуществляется также и продвижение товара конкурента.

В качестве примера привлечения к ответственности можно привести решение Федеральной антимонопольной службы от 9 июля 2018 г. № 1-14-74/00-08-17.

Заключение

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что этикетка, упаковка товара является таким же объектом интеллектуальной собственности, требующей защиты, как и любой другой. И с развитием экономики и усилением конкуренции необходимость такой защиты будет только возрастать. При этом нет единой практики рассмотрения подобных споров, а значит, и подход к ним неоднозначен и зависит от тонкостей в действиях как автора/создателя/квази правообладателя, так и стороной, которая копирует/имитируют упаковку либо создает нечто похожее, зачастую не подозревая, что может стать нарушителем чьих-то прав.

Сведения об авторе

Гаврюшкин Сергей Николаевич, Должность - Управляющий партнер. Депутат Собрания депутатов Миасского городского округа.